在美國專利申請的實(shí)質(zhì)審查過程中，美國專利法101條是常見的駁回條款。本文將結(jié)合具體案例淺談美國專利法第101條的駁回情形及答復(fù)策略。美國專利法101條規(guī)定了四類可專利性的保護(hù)主題：方法（process）、機(jī)器（machine）、產(chǎn)品（manufacture）或組合物（composition of matter），以及它們的改進(jìn)。在評估權(quán)利要求的可專利性時(shí)，Mayo/Alice兩步測試法為處理軟件相關(guān)的專利申請?zhí)峁┝藢彶闃?biāo)準(zhǔn)。美國專利審查程序手冊（MPEP）在2106部分提供了Mayo/Alice兩步測試法的完整流程圖，如圖1所示。Mayo/Alice測試法具體流程包括：步驟1：判斷權(quán)利要求是否屬于專利法第101條規(guī)定的四種法定類別，如果不是，則直接判定不符合101條款，不屬于可授權(quán)的客體，如果是，則進(jìn)入步驟2（即Mayo/Alice兩步測試法）。Mayo/Alice兩步測試法包括：步驟2A和步驟2B，其中步驟2A又分為Prong 1 和Prong 2，其中對于步驟2A的判定如圖2所示。步驟2A Prong 1：判斷權(quán)利要求是否包含司法例外（即抽象概念、自然法則或自然現(xiàn)象），如果不包含，則屬于可授權(quán)的客體。其中最常見的抽象概念主要涉及三個(gè)方面的司法例外：（1）數(shù)學(xué)計(jì)算（Mathematical calculations）；（2）組織人類活動的某些方法（Certain methods of organizing human activity）；（3）心理過程（Mental processes）。步驟2A Prong 2：如果包含司法例外，再判斷權(quán)利要求是否將司法例外整合到實(shí)際應(yīng)用中，如果是，同樣屬于可授權(quán)的客體。步驟2B：判斷權(quán)利要求中是否包含“顯著更多”的要素，使它們超出司法例外的范疇，如果是，則屬于可授權(quán)的客體，如果不是，則不屬于可授權(quán)的客體。
二、101案例分析與答復(fù)策略
涉案獨(dú)權(quán)保護(hù)一種帶電測算方法，主要包括如下步驟：步驟1：建立改進(jìn)的三繞組變壓器損耗帶電計(jì)算公式，并根據(jù)改進(jìn)的三繞組變壓器損耗帶電計(jì)算公式確定三繞組變壓器的瞬時(shí)電壓和瞬時(shí)電流；步驟2：利用加窗算法計(jì)算經(jīng)過加窗后的離散時(shí)間傅里葉變換式；步驟3：對步驟2中得到的經(jīng)過加窗后的離散時(shí)間傅里葉變換式進(jìn)行頻移處理，然后對頻移后的離散時(shí)間傅里葉變換式進(jìn)行傅里葉變換；
步驟4：利用相量法計(jì)算三繞組變壓器的空載損耗和負(fù)載損耗。
在具體審查意見中，審查員根據(jù)上述圖1和2的判斷流程進(jìn)行評述。
首先，進(jìn)行步驟1的判斷：權(quán)利要求1涉及一種帶電測算方法，屬于四種法定類別中的方法（process），屬于法定保護(hù)主題，因此審查員也認(rèn)可權(quán)利要求1屬于法定保護(hù)主題。步驟2A Prong 1的判斷：審查員在審查意見中指出權(quán)利要求1屬于抽象概念定義中數(shù)學(xué)計(jì)算（mathematical calculations）。步驟2A Prong 2的判斷：審查員指出，權(quán)利要求1包括數(shù)學(xué)計(jì)算以外的附加要素，即權(quán)利要求1中“三繞組變壓器的瞬時(shí)電壓和瞬時(shí)電流”，但是，審查員指出，上述附加要素僅代表數(shù)據(jù)收集，而這是使用所述司法例外（數(shù)學(xué)計(jì)算）所必需的。步驟2B的判斷：審查員指出，從三繞組變壓器中收集數(shù)據(jù)（電壓和電流值）的方法也是眾所周知的，因此，這一限制并不構(gòu)成顯著更多(significantly more)的附加要素（additional elements）。針對上述審查意見，申請人基本認(rèn)可對步驟1，步驟2A Prong 1，步驟2A Prong 2，以及步驟2B的意見評述。然而，申請人認(rèn)為可以對權(quán)利要求進(jìn)行一定修改，以使得本申請滿足步驟2A中的條件：整合到實(shí)際應(yīng)用中，以及滿足步驟2B中的條件：包含“顯著更多”的要素。綜合考慮，在答復(fù)時(shí)，申請人對權(quán)利要求1添加了步驟5：“根據(jù)獲得的三繞組變壓器的空載損耗和負(fù)載損耗，確定所述三繞組變壓器的運(yùn)行狀態(tài)”，以使最終計(jì)算出的空載損耗和負(fù)載損耗有實(shí)際的技術(shù)應(yīng)用，可以滿足步驟2A的判定，并且指出該權(quán)利要求中司法例外與附加要素作為整體一起評估，可以解決實(shí)際應(yīng)用中的特定技術(shù)問題，具有顯著的技術(shù)效果，從而構(gòu)成顯著更多(significantly more)的附加要素（additional elements），滿足步驟2B的判定。最終通過權(quán)利要求的修改和相應(yīng)的意見陳述，使得修改后的權(quán)利要求1具備可專利性，滿足101法條的規(guī)定，而獲得授權(quán)。小結(jié)：針對OA答復(fù)階段，可結(jié)合說明書中的記載將權(quán)利要求中的步驟與硬件相結(jié)合，并與實(shí)際應(yīng)用場景相結(jié)合，陳述權(quán)利要求是對相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的改善，并將權(quán)利要求作為一個(gè)整體，得出該權(quán)利要求實(shí)際上是包括有顯著多于抽象概念的附加要素。綜合上述分析，為了避免軟件相關(guān)的美國專利申請?jiān)趯彶檫^程中被101條駁回的情形，在專利申請文件撰寫階段，當(dāng)涉及比如抽象概念時(shí)，需要在說明書中記載抽象概念的實(shí)際應(yīng)用，技術(shù)方案的細(xì)節(jié)，對計(jì)算機(jī)或其它技術(shù)領(lǐng)域的改進(jìn)等，以便在OA答復(fù)階段有修改的余地。
以上為本文作者對于美國101問題的一些淺談，歡迎各位同行及企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)從業(yè)者交流探討。
作者：北京品源專利代理有限公司 孫晴
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