專利申請文件修改超范圍問題是我國專利法的基礎(chǔ)問題，也是實踐中難以把握和解決的難題之一。在專利審查階段，國務(wù)院專利行政部門通常重點審查專利的三性，同時對專利申請文件修改超范圍進(jìn)行比較嚴(yán)格的審查。在專利無效宣告程序以及專利無效行政訴訟中，關(guān)于修改是否超范圍的爭論往往成為專利確權(quán)程序中的爭議焦點。

本文主要從相關(guān)法律依據(jù)以及相關(guān)判例解讀兩方面對專利申請文件修改超范圍的司法認(rèn)定展開介紹，并總結(jié)專利申請文件修改超范圍的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

一、關(guān)于專利申請文件修改超范圍的法律依據(jù)  

修改的內(nèi)容與范圍

根據(jù)《中華人民共和國專利法》(2020年修正)（以下簡稱專利法）第三十三條的規(guī)定，申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。

其中，專利法第三十三條所稱的原說明書和權(quán)利要求書是指申請日提交的說明書和權(quán)利要求書；對于分案申請，是指申請日提交的原申請的說明書和權(quán)利要求書；對于國際申請，是指原始提交的國際申請的說明書、權(quán)利要求書及附圖。   

主動修改的時機(jī)

根據(jù)《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》(2023年修訂)（以下簡稱專利法實施細(xì)則）第五十七條第一款和第二款的規(guī)定，發(fā)明專利申請人在提出實質(zhì)審查請求時以及在收到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的發(fā)明專利申請進(jìn)入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月內(nèi)，可以對發(fā)明專利申請主動提出修改。

實用新型或者外觀設(shè)計專利申請人自申請日起2個月內(nèi)，可以對實用新型或者外觀設(shè)計專利申請主動提出修改。

答復(fù)審查意見通知書時的修改方式

根據(jù)專利法實施細(xì)則第五十七條第三款的規(guī)定，申請人在收到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的審查意見通知書后對專利申請文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對通知書指出的缺陷進(jìn)行修改。

在實質(zhì)審查程序中，為了使申請符合專利法及其實施細(xì)則的規(guī)定，對申請文件的修改可能會進(jìn)行多次。不論申請人對申請文件的修改屬于主動修改還是針對通知書指出的缺陷進(jìn)行的修改，都不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍?！秾＠麑彶橹改?023》第二部分第八章5.2.1.1記載：“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容?！?《專利審查指南2023》第二部分第八章5.2.3中記載：“如果申請的內(nèi)容通過增加、改變和/或刪除其中的一部分，致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到的信息與原申請記載的信息不同，而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，那么，這種修改就是不允許的?！?/p>

在實質(zhì)審查程序中，國務(wù)院專利行政部門通常按照上述專利審查指南給出的判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，對申請人的修改給予了相對嚴(yán)格的限制，排除了除本領(lǐng)域技術(shù)人員“直接且毫無疑義地確定”的內(nèi)容以外的任何修改。也就是說，上述直接且毫無疑義地確定的內(nèi)容對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說應(yīng)當(dāng)是確定無疑的，不包括從原說明書和權(quán)利要求書中推測得出的技術(shù)內(nèi)容，本文將上述判斷修改是否超范圍的標(biāo)準(zhǔn)概括為“直接且毫無疑義地確定”標(biāo)準(zhǔn)。   

在專利無效宣告程序中，為了使專利權(quán)維持有效，專利權(quán)人努力將經(jīng)過修改的權(quán)利要求所包括的技術(shù)方案限定在原說明書記載的范圍內(nèi)，不惜進(jìn)行文義的限縮解釋；而對于無效宣告請求人來說，確認(rèn)修改超范圍則是一條達(dá)到無效專利權(quán)目的的捷徑，為了使修改超范圍的無效理由成立，請求人通常會強(qiáng)調(diào)對修改后的權(quán)利要求的解釋，依法應(yīng)當(dāng)從權(quán)利要求本身的描述出發(fā)，如果其本身含義清楚，則無需借助說明書來解釋和理解。

由此可見，在專利審查階段中對申請文件的修改將會給專利授權(quán)后的無效宣告程序埋下隱患，因此，在專利審查階段，申請人如何把握好修改的操作空間，盡量減少修改造成的無效宣告風(fēng)險，是申請人重點關(guān)注的問題。

二、（2010）知行字第53號案例  

該案例涉及專利復(fù)審委員會及三級法院關(guān)于對修改超范圍的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和依其各自標(biāo)準(zhǔn)所作出的認(rèn)定意見，案例較為典型，具有較高的參考價值，稱得上國內(nèi)修改超范圍第一案。

涉案專利申請授權(quán)階段

涉案專利（名稱為“墨盒”，專利號為ZL00131800.4）系國際申請（PCT/JP99/02579）進(jìn)入中國國家階段所形成的99800780.3號發(fā)明專利申請的分案申請。99800780.3號發(fā)明專利申請公開文本的權(quán)利要求書中并未出現(xiàn)獨立使用的“存儲裝置”用語，而是使用了“半導(dǎo)體存儲裝置”或者指代“半導(dǎo)體存儲裝置”的“所述外部存儲裝置”的概念。由上表可知，涉案專利自分案申請?zhí)岢鲋潦跈?quán)，前后共進(jìn)行了5次修改。涉案專利申請人精工愛普生在第三次主動修改提交的權(quán)利要求書中未再出現(xiàn)“半導(dǎo)體存儲裝置”的記載，同時，該權(quán)利要求書中出現(xiàn)了“存儲裝置”的記載。隨后，國家知識產(chǎn)權(quán)局就涉案專利申請發(fā)出的第一次審查意見通知書中指出，精工愛普生新提交的權(quán)利要求書中的部分內(nèi)容超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，不符合專利法第三十三條的規(guī)定。但是，該審查意見通知書并未對“存儲裝置”的修改是否符合專利法第三十三條的規(guī)定給出意見。精工愛普生針對第一次審查意見通知書提交的意見陳述中將“存儲裝置”特征引入新的權(quán)利要求1，并在其中解釋，“存儲裝置”是指圖7(b)所示的“半導(dǎo)體存儲裝置61”。審查員接受了該意見陳述，并最終予以授權(quán)公告。   

涉案專利圖7（b）

由于母案原始公開文件的權(quán)利要求書中使用“半導(dǎo)體存儲裝置”的地方多達(dá)10余處，而在分案修改后的權(quán)利要求書中，則相應(yīng)地修改為“存儲裝置”，且使用多達(dá)8次。并且，精工愛普生在第一次審查意見通知書中并未指出“存儲裝置”的修改是否超范圍的情況下，在意見陳述中主動將“存儲裝置”限縮解釋為“半導(dǎo)體存儲裝置”。顯然，這種有意修改表明精工愛普生本身認(rèn)為“存儲裝置”與“半導(dǎo)體存儲裝置”具有不同含義。

涉案專利無效宣告程序階段

在涉案專利的無效宣告程序中，無效宣告請求人之一（鄭亞俐）請求宣告涉案專利全部無效，其主要理由是涉案專利的全部權(quán)利要求不符合專利法第三十三條的規(guī)定，其中，權(quán)利要求中的“存儲裝置”在涉案專利的原申請文件中無記載，超出了原申請文件記載的范圍。

專利復(fù)審委員會（以下簡稱：復(fù)審委）指出，“存儲裝置”是用于保存信息數(shù)據(jù)的裝置，除半導(dǎo)體存儲裝置外，其還包括磁泡存儲裝置、鐵電存儲裝置等多種不同的類型。而原說明書和原權(quán)利要求書中始終是針對半導(dǎo)體存儲裝置來描述發(fā)明的，均不涉及其他類型的存儲裝置，也不能直接且毫無疑義地得出墨盒裝有其他類型的存儲裝置，因此，“存儲裝置”并非確定無疑就是原說明書和權(quán)利要求書中記載的“半導(dǎo)體存儲裝置”，本領(lǐng)域技術(shù)人員并不能從原說明書和權(quán)利要求書記載的“半導(dǎo)體存儲裝置”直接且毫無疑義地確定出“存儲裝置”，故上述修改超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。因此，復(fù)審委在第11291號決定中宣告涉案專利全部無效。   

可見，在涉案專利無效宣告程序中，復(fù)審委嚴(yán)格按照“直接且毫無疑義地確定”標(biāo)準(zhǔn)來判斷上述修改是否超范圍。

涉案專利行政訴訟階段

專利權(quán)人精工愛普生不服上述審查決定，并提起行政訴訟。北京市第一中級人民法院認(rèn)同了復(fù)審委的觀點，并認(rèn)為專利申請人在實質(zhì)審查階段將“半導(dǎo)體存儲裝置”修改為“存儲裝置”是將保護(hù)范圍擴(kuò)大到所有類型的存儲裝置。北京市第一中級人民法院一審判決維持復(fù)審委的審查決定。

專利權(quán)人又上訴至北京市高級人民法院，北京市高級人民法院二審認(rèn)定一審判決及第11291號決定中關(guān)于“存儲裝置”修改超范圍的部分事實認(rèn)定錯誤，適用法律不當(dāng)，應(yīng)予撤銷，判決復(fù)審委重新就涉案專利作出無效宣告請求審查決定。北京市高級人民法院認(rèn)為，無論是修改前還是修改后的技術(shù)方案，“存儲裝置”實際上是在“半導(dǎo)體存儲裝置”意義上使用，精工愛普生關(guān)于“存儲裝置”的修改符合專利法第三十三條的規(guī)定。

請求人鄭亞俐不服二審判決，向最高人民法院申請再審，其理由之一是涉案專利的修改因擴(kuò)大了保護(hù)范圍應(yīng)予無效。最高人民法院認(rèn)為，本案的爭議焦點集中在涉案專利權(quán)利要求中關(guān)于“存儲裝置”的修改是否符合專利法第三十三條的規(guī)定。

對于該爭議焦點，最高人民法院指出，專利法第三十三條的立法目的在于實現(xiàn)專利申請人的利益與社會公眾利益之間的平衡，一方面使申請人擁有修改和補(bǔ)正專利申請文件的機(jī)會，盡可能保證真正有創(chuàng)造性的發(fā)明創(chuàng)造能夠取得授權(quán)和獲得保護(hù)，另一方面又防止申請人對其在申請日時未公開的發(fā)明內(nèi)容獲得不正當(dāng)利益，損害社會公眾對原專利申請文件的信賴。基于專利法第三十三條的立法目的，對于“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”，應(yīng)該從所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員角度出發(fā)，以原說明書和權(quán)利要求書所公開的技術(shù)內(nèi)容來確定。凡是原說明書和權(quán)利要求書已經(jīng)披露的技術(shù)內(nèi)容，都應(yīng)理解為屬于原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。既要防止對記載的范圍作過寬解釋，乃至涵蓋了申請人在原說明書和權(quán)利要求書中未公開的技術(shù)內(nèi)容，又要防止對記載的范圍作過窄解釋，對申請人在原說明書和權(quán)利要求書中已披露的技術(shù)內(nèi)容置之不顧。

從這一角度出發(fā)，原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍應(yīng)該包括如下內(nèi)容：一是原說明書及其附圖和權(quán)利要求書以文字或者圖形等明確表達(dá)的內(nèi)容；二是所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過綜合原說明書及其附圖和權(quán)利要求書可以直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容。只要所推導(dǎo)出的內(nèi)容對于所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員是顯而易見的，就可認(rèn)定該內(nèi)容屬于原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。針對本案，對所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言，通過綜合該原始專利申請公開說明書、權(quán)利要求書和附圖，很容易聯(lián)想到可以用其他存儲裝置替換半導(dǎo)體存儲裝置，并推導(dǎo)出該技術(shù)方案同樣可以應(yīng)用于使用非半導(dǎo)體存儲裝置的墨盒。因此，關(guān)于涉案專利權(quán)利要求中“存儲裝置”的修改并未超出原專利申請文件記載的范圍，符合專利法第三十三條的規(guī)定。最高人民法院最終以（2010）知行字第53號行政裁定書駁回鄭亞俐的再審請求。

可見，在本案再審過程中，最高人民法院采用了看似更為寬松的標(biāo)準(zhǔn)來判斷涉案專利的權(quán)利要求中“存儲裝置”的修改是否超范圍，本文將這一判斷標(biāo)準(zhǔn)概括為“直接、明確推導(dǎo)出的”標(biāo)準(zhǔn)。在“直接、明確推導(dǎo)出的”標(biāo)準(zhǔn)中，最高人民法院充分考慮了專利法第三十三條賦予專利申請人的修改權(quán)利，只要這種修改不超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍即可。

本案中，盡管涉案專利的原說明書和權(quán)利要求書中并未對“半導(dǎo)體存儲裝置”進(jìn)行上位概括，也未列舉其他種類的存儲裝置，但由于所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員綜合原始專利申請公開說明書及其附圖和權(quán)利要求書的記載，可以推導(dǎo)出該專利申請的技術(shù)方案同樣可以應(yīng)用于使用非半導(dǎo)體存儲裝置的墨盒，因此，精工愛普生在提出分案申請時主動將原權(quán)利要求書中的“半導(dǎo)體存儲裝置”修改為“存儲裝置”，并未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，這種修改對于公眾而言是可以預(yù)見的。社會公眾不會因為該修改而導(dǎo)致信賴?yán)媸軗p。   

三、總結(jié)

綜上所述，在專利審查階段對權(quán)利要求書的修改過程中，專利申請人應(yīng)該把握好原說明書和權(quán)利要求書所記載的范圍邊界，其記載的范圍邊界并不是僅僅局限于文字記載范圍，還要考慮站在所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員角度綜合原始專利申請文件公開說明書及其附圖和權(quán)利要求的記載所能直接、明確推導(dǎo)出的技術(shù)內(nèi)容。而且，所謂的“直接、明確推導(dǎo)出的”內(nèi)容實質(zhì)上并非所屬領(lǐng)域內(nèi)簡單的上位概括，而是需要結(jié)合原始專利申請文件所披露的技術(shù)方案所包含的發(fā)明構(gòu)思進(jìn)行的推導(dǎo)概括。明確原說明書和權(quán)利要求書所記載的范圍邊界后，專利申請人就可以在該范圍邊界內(nèi)對權(quán)利要求書進(jìn)行修改以及確定自己想要的保護(hù)范圍。對此，社會公眾也應(yīng)該在上述范圍邊界內(nèi)信賴原始申請文件并以此開展行動。

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