導(dǎo)讀：對于希望快速審查尤其是希望快速獲得授權(quán)的申請人來說，預(yù)判PPH能否成功通過是很有價(jià)值的。大多數(shù)申請人通常是不熟悉PPH請求的相關(guān)規(guī)定和條件的，需要專利代理師幫助申請人進(jìn)行判斷。如果能夠提前準(zhǔn)確地判斷出一個(gè)專利申請是否符合PPH請求的條件，而不是盲目地提交PPH申請，就能夠提高PPH請求的成功率，節(jié)約申請人的經(jīng)濟(jì)成本和時(shí)間成本，并且避免增加專利代理師和審查員不必要的工作量。

那么從專利代理師和申請人的角度來說，如何判斷PPH請求能否成功通過呢？本文將通過一個(gè)特殊案例進(jìn)行詳細(xì)分析。

一、前言

PPH（The Patent Prosecution Highway），中文稱為專利審查高速路，是目前在國際上以雙邊協(xié)議或多邊協(xié)議形式存在的一種加快協(xié)議國之間專利審查的程序性機(jī)制。具體來說申請人在首次申請受理局（Office of First Filing, OFF）提交的專利申請中所包含的至少一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)力要求被確定為可授權(quán)時(shí)，可以向后續(xù)申請受理局（Office of Second Filing, OSF）對后續(xù)申請?zhí)岢黾涌鞂彶檎埱蟆?/p>

從2011年11月開始至今，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（下文簡稱為CNIPA）參與專利審查高速路（PPH）項(xiàng)目已經(jīng)13年有余。日本是第一個(gè)與中國建立PPH請求通道的國家，在此之后，中國又陸續(xù)與美國、德國、韓國等大多數(shù)國家之間建立了PPH項(xiàng)目。由于PPH請求具有審批加快、節(jié)省費(fèi)用、授權(quán)率高等優(yōu)點(diǎn)，因此已越來越多地被申請人所應(yīng)用。

在這種機(jī)制下，當(dāng)首次申請或較早審查的一國專利局決定授予某項(xiàng)專利時(shí)，根據(jù)申請人的請求，另一加入PPH的專利局的相應(yīng)申請?jiān)跐M足一定條件的情況下，就會(huì)進(jìn)入這種加快審查的機(jī)制內(nèi)。

二、提出PPH請求需滿足的要求

1、PPH請求時(shí)機(jī)

加入PPH的各國，在請求時(shí)機(jī)方面的具體規(guī)定不盡相同，例如：在日本，要求在提出PPH請求之時(shí)，JPO對本申請的審查尚未開始。美國的規(guī)定類似于日本，也是要求在提出PPH請求之時(shí)USPTO對本申請的審查尚未開始；且臨時(shí)申請、植物專利申請、外觀設(shè)計(jì)申請、復(fù)審程序中均不能適用PPH高速路。而在韓國，KIPO規(guī)定提交PPH請求時(shí)必須已向KIPO提交了審查請求，或者在向KIPO提交PPH請求的同時(shí)提交審查請求；PPH加快請求可以在審查尚未啟動(dòng)之時(shí)提出，也可以在審查已經(jīng)啟動(dòng)之后提出。

至于中國，請求時(shí)機(jī)方面的規(guī)定是：申請必須已經(jīng)公開；必須在申請已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段或者在提出實(shí)質(zhì)審查請求的同時(shí)提出PPH請求；在提出PPH請求之時(shí)CNIPA尚未對本申請進(jìn)行審查；CNIPA申請必須是電子申請。

2、權(quán)利要求需要充分對應(yīng)

要滿足加快審查的要求，向O S F提出申請的權(quán)利要求的范圍必須小于或者等于其對應(yīng)的、在OFF中被認(rèn)為可授權(quán)或具有可專利性的申請的權(quán)利要求的范圍。這種對權(quán)利要求“對應(yīng)”的限定是比較嚴(yán)格的，基本上在文字上要完全相同，如果是相似，則僅限于考慮翻譯和權(quán)利要求格式造成的差異性。與OFF對應(yīng)申請中可授權(quán)的權(quán)利要求相比，OSF申請的權(quán)利要求不得引入新的或者不同類型的權(quán)利要求。   

申請人在CNIPA提出實(shí)質(zhì)審查請求時(shí)以及在收到CNIPA作出的發(fā)明專利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書之日起的3個(gè)月內(nèi)，可以對包括權(quán)利要求在內(nèi)的申請文件主動(dòng)提出修改。因此，申請人需要注意修改的時(shí)機(jī)，以使CNIPA申請的權(quán)利要求和在對應(yīng)申請中被工作結(jié)果認(rèn)定為具有可授權(quán)/具有可專利性的權(quán)利要求充分對應(yīng)。

另外，需要注意的一點(diǎn)是，在實(shí)踐過程中，有時(shí)候會(huì)遇到其他國家的同族申請正處于審查過程中尚未獲得肯定性意見或授權(quán)通知，對于這種情況，申請人也可以考慮先不要對中國申請?zhí)峤粚?shí)審請求，以免很快到達(dá)進(jìn)入實(shí)審階段3個(gè)月，喪失了主動(dòng)修改機(jī)會(huì)，而不能修改為與OEE申請權(quán)項(xiàng)充分對應(yīng)，而阻礙了PPH請求。          

3、PPH路徑

從基本框架上區(qū)分，PPH可以分成常規(guī)PPH（亦稱普通PPH）和PCT-PPH兩種。前者是以某國家或地區(qū)專利局為OFF，其申請的可授權(quán)意見為依據(jù)，向OSF提出的加快審查請求。而后者是指PCT申請的申請人，從特定的國際檢索單位或國際初步審查單位收到肯定的書面意見或國際初步審查報(bào)告，指出其PCT申請中至少有一項(xiàng)權(quán)利要求具有可專利性，申請人可以請求有關(guān)國家或地區(qū)階段的申請加快審查。   

（a）PCT-PPH：

對應(yīng)的PCT申請的國際階段的最新國際工作結(jié)果指出至少一項(xiàng)權(quán)利要求可授權(quán)/具有可專利性。上述最新國際工作結(jié)果包括國際檢索單位的書面意見（WO/ISA）、國際初步審查單位的書面意見（WO/IPEA）或國際初步審查報(bào)告（IPER）。

（b）常規(guī)PPH：

至少有一個(gè)對應(yīng)申請，其具有一項(xiàng)或多項(xiàng)被其他局認(rèn)定為可授權(quán)/具有可專利性的權(quán)利要求。

其中，權(quán)利要求"被認(rèn)定為可授權(quán)/具有可專利性"是指，審查員在最新的工作結(jié)果中明確指出權(quán)利要求是可授權(quán)/具有可專利性的，即使本申請尚未得到專利授權(quán)。

對于常規(guī)PPH，又可以根據(jù)提出OFF申請的不同分為巴黎公約路徑和PCT路徑兩種。對于巴黎公約路徑，是在OFF申請的優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)，以巴黎公約途徑進(jìn)入到OSF，而后在滿足一定條件下對OSF申請?zhí)岢黾涌鞂彶檎埱蟆τ赑CT路徑，是指OFF申請和OSF申請均是以PCT申請進(jìn)入國家階段的方式提出的，申請人在滿足一定條件下對OSF申請?zhí)岢黾涌鞂彶檎埱蟆?/p>

在具體實(shí)踐過程中，由于PCT-PPH路徑比常規(guī)PPH路徑便捷，通常采用的順序是，先查看國際局是否給出了肯定性的審查意見，判斷能否走PCT-PPH路徑，如果不能，則再判斷其他同族專利申請是否有肯定性的結(jié)果，然后再確定是否可以通過常規(guī)PPH路徑來進(jìn)行加快。

三、具體案例    

下面通過一個(gè)特殊案例來詳細(xì)分析。

案例  代理所案號：BYIM190946PPE-CN（中國申請?zhí)枺?01680091619.5；PCT國際申請?zhí)枺篜CT/US2016/067167）

概要：本申請是根據(jù)PCT國際條約進(jìn)入中國的國家階段申請，對于本申請，國際檢索報(bào)告的書面意見中對于三性給出了肯定性的意見，并且本申請的美國同族申請已經(jīng)授權(quán)，那么按照通常情況來說，很容易以為本申請是能夠通過PPH進(jìn)行加快的。那么本申請真的能夠符合PPH請求規(guī)定的條件嗎？

我們進(jìn)一步的詳細(xì)分析如下。

1、能否利用PCT-PPH路徑

首先，查看本申請的國際檢索報(bào)告的書面意見，可以看到國際局WIPO對于本申請的三性給出了肯定性的意見，即認(rèn)可本申請是具有新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性的：

進(jìn)一步，查看書面意見的其他部分，代理師發(fā)現(xiàn)除了三性意外，國際局在書面意見中還指出了本申請的其他缺陷如下：   

需要注意的一點(diǎn)是，在舊的規(guī)定中，“若構(gòu)成PCT-PPH請求基礎(chǔ)的WO/ISA、WO/IPEA或IPER的第Ⅷ欄記錄有任何意見，申請將不能夠要求參與PCT-PPH項(xiàng)目試點(diǎn)”的要求已經(jīng)被修改。自2017年7月1日起，當(dāng)?shù)冖鴻谥械臅嬉庖妼儆谙率銮樾握?，申請人可以向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交PCT-PPH請求。

所述情形包括：

1.第Ⅷ欄中的審查意見不涉及向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出PPH請求所對應(yīng)的權(quán)利要求，或；

2.第Ⅷ欄中的審查意見僅涉及說明書或附圖所存在的缺陷。

對于上述兩種情形，在滿足其他PPH請求適格性條件的前提下，申請人可向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出PPH請求，并在《參與專利審查高速路（PPH）試點(diǎn)項(xiàng)目請求表》的E欄“說明事項(xiàng)”的第3項(xiàng)“特殊項(xiàng)的解釋說明”中簡述符合第Ⅷ欄提交情形的理由。

假設(shè)本申請的PCT申請的檢索報(bào)告的書面意見PCT/ISA/237表的第VIII欄中無審查意見、或者審查意見的內(nèi)容僅涉及說明書或附圖而并不涉及權(quán)利要求書，則可以通過PCT-PPH路徑來進(jìn)行加快。   

然而，實(shí)際上，本申請的PCT申請的檢索報(bào)告的書面意見PCT/ISA/237表的第VIII欄中指出了缺陷，并且該缺陷不屬于上述規(guī)定的符合第Ⅷ欄提交情形，因此本申請不能通過PCT-PPH路徑來進(jìn)行加快。

2、能否利用常規(guī)PPH路徑

本申請的美國優(yōu)先權(quán)申請（申請?zhí)枮椋篣S 15/381,511）已經(jīng)授權(quán)，假設(shè)本申請與美國申請之前的關(guān)系符合規(guī)定，則可以利用美國申請來加快中國申請。

那么是否可以利用該美國申請來加快中國申請呢？現(xiàn)在需要判斷本申請與美國申請之間的關(guān)系是否符合規(guī)定，代理師注意到本申請的PCT公開文本首頁中有如下信息：

可以看出，美國優(yōu)先權(quán)申請即在先申請的申請日與本專利申請的申請日為同一天2016年12月16日，不符合中國專利法第29條的規(guī)定，因此在新申請?zhí)峤缓髮＠謺?huì)發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書，該優(yōu)先權(quán)不成立。

本申請的其他同族申請（包括歐洲、日本、韓國同族申請）均要求了美國申請的優(yōu)先權(quán)，因此雖然對應(yīng)的同族申請已經(jīng)授權(quán)，但是本申請與在先審查局（OEE）申請之間不能建立關(guān)聯(lián)，因此本申請不能利用常規(guī)PPH來進(jìn)行加快。

小結(jié)：綜上，本申請的PCT申請審查結(jié)果和美國優(yōu)先權(quán)申請的審查結(jié)果均不能使用，本申請不能通過PPH項(xiàng)目來進(jìn)行加快，如果提交PPH請求，是不能成功通過的。

四、總結(jié)

對于中國申請來說，并不是只要在任何國家存在一個(gè)同族申請具有了肯定性意見或授權(quán)通知就一定能夠利用PPH進(jìn)行加快的。判斷PPH請求能否成功需要充分考慮到各國同族申請的審查歷史，針對每個(gè)案件的具體情況詳細(xì)具體分析，而不是簡單地一概而論，這樣才能準(zhǔn)確地做出判斷。

PPH高速路是隨著全球?qū)＠暾埩坎粩嗯噬?、專利制度逐漸國際化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展的過程中建立起來的一種新的、有利于申請人的程序性制度，代理師和申請人有必要充分了解這種制度，利用它為自己獲得更好的專利保護(hù)。

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