——以申請(qǐng)?zhí)枺?/span>201820629098.0（代理所案號(hào)：BYIM180614CUE-CN）為例進(jìn)行探討

一、前言

一直以來(lái)，實(shí)用新型專利以快捷又富有實(shí)效的“快又實(shí)”特色在企業(yè)專利布局中發(fā)揮著獨(dú)特作用。實(shí)用新型專利審查周期短，早前我們的實(shí)用新型從受理到授權(quán)時(shí)間大概是6個(gè)月左右，手續(xù)便捷、成本較低，創(chuàng)造性要求低于發(fā)明專利但保護(hù)效力與發(fā)明專利相同，保護(hù)年限是10年，特別是針對(duì)產(chǎn)品生命周期較短、進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)升級(jí)的企業(yè)尤其適用。

隨著專利申請(qǐng)數(shù)量的急劇增長(zhǎng)，現(xiàn)在實(shí)用新型審查標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)了，審查周期也加長(zhǎng)到7-14個(gè)月。業(yè)內(nèi)流傳的“實(shí)用新型100%授權(quán)”終將成為過去。

而在電學(xué)領(lǐng)域中，涉及控制、處理等功能性器件、單元或模塊的實(shí)用新型，很容易收到非保護(hù)客體的審查意見，有導(dǎo)致駁回的可能，因此筆者針對(duì)這一問題進(jìn)行探討。

二、法條相關(guān)規(guī)定

《專利法》第2條3款規(guī)定：實(shí)用新型，是指對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。

《專利審查指南》第一部分第二章6.1節(jié)中指出，“如果權(quán)利要求中既包含形狀、構(gòu)造特征，又包含對(duì)方法本身提出的改進(jìn)，例如含有對(duì)產(chǎn)品制造方法、使用方法或計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行限定的技術(shù)特征，則不屬于實(shí)用新型專利保護(hù)的客體?！?/span>

由以上規(guī)定可知，《專利法》第2條3款規(guī)定了實(shí)用新型專利的保護(hù)客體，對(duì)“方法改進(jìn)提出的新的技術(shù)方案”不屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體，由于實(shí)用新型對(duì)專利申請(qǐng)的創(chuàng)造性要求比較低，且不存在實(shí)質(zhì)審查階段，而在接收到的各類實(shí)用新型審查意見通知書中，不屬于實(shí)用新型保護(hù)客體問題占據(jù)了相當(dāng)大的比例。

審查員關(guān)于實(shí)用新型專利保護(hù)客體的審查意見，主要集中在涉及功能限定/軟件程序的申請(qǐng)，即“包含對(duì)方法本身提出的改進(jìn)”，且多為“含有對(duì)功能/計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行限定的技術(shù)特征”。

在收到這樣審查意見后，如果沒有在答復(fù)中有力地說服審查員，大概率要被駁回。

那么如何答復(fù)這樣的審查意見呢？

三、具體案例

下面筆者結(jié)合專利代理實(shí)務(wù)中的一個(gè)具體實(shí)用新型案例（申請(qǐng)?zhí)枺?/span>201820629098.0；代理所案號(hào)：BYIM180614CUE-CN），對(duì)上述問題進(jìn)行探討，需要說明的是，筆者僅引用了原申請(qǐng)文件方案中的部分內(nèi)容并做了一定的形式改動(dòng)，以避免其他問題對(duì)本文所述問題的干擾。

本實(shí)用新型專利申請(qǐng)的獨(dú)立權(quán)利要求1如下：

“一種用于粉末床熔合的裝置，包括：

沉積器，其沉積包括粉末材料和與所述粉末材料不同的第二材料的層，使得所述粉末材料中的至少部分處于沒有所述第二材料的區(qū)域中；

能量束源，其生成能量束；以及

偏轉(zhuǎn)器，其施加所述能量束以在多個(gè)位置處熔合所述層。”

為便于理解，給出本申請(qǐng)一個(gè)附圖如下：

新申請(qǐng)?zhí)峤缓?，審查員發(fā)出了第一次審查意見通知書，認(rèn)為：“權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案中包括‘沉積包括粉末材料和與所述粉末材料不同的第二材料的層，使得所述粉末材料中的至少部分處于沒有所述第二材料的區(qū)域中；……生成能量束；……施加所述能量束以在多個(gè)位置處熔合所述層’”，該技術(shù)特征是對(duì)粉末熔合方法本身提出的改進(jìn)，該權(quán)利要求中包含對(duì)方法本身提出的改進(jìn)，因而不屬于專利法第二條第三款所規(guī)定的實(shí)用新型保護(hù)客體。

可見，審查員將權(quán)利要求1中除了產(chǎn)品三個(gè)部件的名稱之外的全部限定特征統(tǒng)統(tǒng)否定，將該權(quán)利要求的技術(shù)方案認(rèn)定為是對(duì)方法的改進(jìn)，而不是對(duì)產(chǎn)品的改進(jìn)。

四、答復(fù)思路

針對(duì)上述實(shí)用新型保護(hù)專利保護(hù)客體的問題，我們認(rèn)為目前有以下四種思路可供考慮。

（一）思路一 不修改權(quán)利要求，證明功能部分是現(xiàn)有技術(shù)；這樣會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求沒有創(chuàng)造性

針對(duì)本案，可以在答復(fù)時(shí)提交意見陳述，證明審查員所指出的權(quán)利要求1中的除了部件之外的功能特征部分“沉積包括粉末材料和與所述粉末材料不同的第二材料的層，使得所述粉末材料中的至少部分處于沒有所述第二材料的區(qū)域中； ……生成能量束；……施加所述能量束以在多個(gè)位置處熔合所述層”全部屬于現(xiàn)有技術(shù)。剩余的部件“沉積器”、“能量束源”、“偏轉(zhuǎn)器”才是本發(fā)明對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)，不是現(xiàn)有技術(shù)，即除去功能限定的硬件架構(gòu)才是發(fā)明點(diǎn)，僅對(duì)產(chǎn)品硬件進(jìn)行了改進(jìn)，并未對(duì)部件功能進(jìn)行改進(jìn)。為便于理解，在下面的權(quán)利要求1中以符號(hào)【……】來(lái)顯示證明為現(xiàn)有技術(shù)的特征部分。

“一種用于粉末床熔合的裝置，包括：

沉積器，【其沉積包括粉末材料和與所述粉末材料不同的第二材料的層，使得所述粉末材料中的至少部分處于沒有所述第二材料的區(qū)域中】（現(xiàn)有技術(shù)）；

能量束源，【其生成能量束】（現(xiàn)有技術(shù)）；以及

偏轉(zhuǎn)器，【其施加所述能量束以在多個(gè)位置處熔合所述層】（現(xiàn)有技術(shù)）。”

如果僅針對(duì)答復(fù)本次審查意見來(lái)說，那么是能夠克服審查員所指出的保護(hù)客體的問題的。

但是新的問題來(lái)了，由于自證了產(chǎn)品部件的限定特征是現(xiàn)有技術(shù)，僅僅指望剩余的這些簡(jiǎn)單的部件來(lái)進(jìn)行保護(hù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠看出這些剩余的部件是明顯沒有創(chuàng)造性的，而且這樣的技術(shù)方案即使授權(quán)，對(duì)申請(qǐng)人也是沒有意義的。

進(jìn)一步，如果申請(qǐng)人后續(xù)遞交了相關(guān)申請(qǐng)，由于在本申請(qǐng)的意見陳述中自證了產(chǎn)品部件的限定特征是現(xiàn)有技術(shù)，有可能會(huì)對(duì)后續(xù)申請(qǐng)的創(chuàng)造性評(píng)價(jià)很不利，結(jié)果得不償失。

（二）思路二 刪除功能部分，剩下部件部分；就沒有價(jià)值了

針對(duì)本案，可以刪除審查員所指出的權(quán)利要求1中的除了功能部件“沉積包括粉末材料和與所述粉末材料不同的第二材料的層，使得所述粉末材料中的至少部分處于沒有所述第二材料的區(qū)域中； ……生成能量束；……施加所述能量束以在多個(gè)位置處熔合所述層”，那么僅剩余“沉積器”、“能量束源”、“偏轉(zhuǎn)器”。

即修改后的權(quán)利要求1為：

“一種用于粉末床熔合的裝置，包括：

沉積器，其沉積包括粉末材料和與所述粉末材料不同的第二材料的層，使得所述粉末材料中的至少部分處于沒有所述第二材料的區(qū)域中；

能量束源，其生成能量束；以及

偏轉(zhuǎn)器，其施加所述能量束以在多個(gè)位置處熔合所述層。”

可以看出，由于簡(jiǎn)單粗暴地剝離了產(chǎn)品部件的功能限定，僅剩余三個(gè)部件，類似于針對(duì)上述思路一的理由，這樣的方法能夠克服審查員所指出的保護(hù)客體的問題，但是即使授權(quán)也沒有什么價(jià)值了，肯定不是申請(qǐng)人希望看到的。

（三）思路三 不修改權(quán)利要求，僅爭(zhēng)辯是連接關(guān)系；審查員有可能不接受

針對(duì)本案，可以爭(zhēng)辯從技術(shù)方案所解決的技術(shù)問題、技術(shù)手段、技術(shù)效果來(lái)進(jìn)行分析，并且說明技術(shù)效果是通過各個(gè)產(chǎn)品部件之間的連接構(gòu)造關(guān)系來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

比如“審查員所指出的限定是對(duì)組成部件沉積器、能量束源、偏轉(zhuǎn)器的進(jìn)一步限定，也是對(duì)粉末融合的裝置的限定，并不是如審查員所述的對(duì)粉末融合方法的限定。從各個(gè)部件之間的關(guān)系來(lái)看，由于權(quán)利要求限定了‘偏轉(zhuǎn)器，其施加所述能量束以在多個(gè)位置處熔合所述層’，即偏轉(zhuǎn)器施加能量束源生成的能量束以在多個(gè)位置處熔合沉積器所沉積的層，這樣就隱含限定了沉積器、能量束源、偏轉(zhuǎn)器的交互關(guān)系，實(shí)際上限定了其交互、互相作用、構(gòu)造，……”（為便于閱讀，在此僅簡(jiǎn)單說明）。

但是這樣的爭(zhēng)辯并不一定能被審查員所接受，還要結(jié)合具體的案子的權(quán)利要求來(lái)看。雖然筆者曾經(jīng)有過其他一些成功授權(quán)的案例，但是針對(duì)本案，由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征確實(shí)很少，這樣的爭(zhēng)辯并未被審查員接受。

（四）思路四 添加或修改為連接關(guān)系、部件；可能被審查員接受

增加部件之間的連接關(guān)系和/或部件，或?qū)⒃瓩?quán)利要求修改為連接關(guān)系、部件，進(jìn)一步突出產(chǎn)品部件的結(jié)構(gòu)限定特征，從而說服審查員。

針對(duì)本案，在答復(fù)審查意見時(shí)，我們將權(quán)利要求修改為（修改以劃線形式顯示）：

“一種用于粉末床熔合的裝置，其特征在于，包括：

沉積器，其包括漏斗，所述漏斗包含第一粉末材料，所述沉積器使用漏斗來(lái)沉積包括第一粉末材料和與所述第一粉末材料不同的第二粉末材料的層，使得所述第一粉末材料中的至少部分被沉積在由粉末床的壁限定的并且緊靠構(gòu)造底板的部分的粉末床容器的區(qū)域中……；

校平器，其耦合到沉積器，以校平第一粉末材料和第二粉末材料的每層的頂部；

能量束源，其生成能量束以選擇性地熔合來(lái)自所述校平器的第一粉末材料和第二粉末材料；以及

偏轉(zhuǎn)器，其施加來(lái)自所述能量束源的所述能量束以在多個(gè)位置處熔合來(lái)自所述校平器的層。”

可以看出，修改后的權(quán)利要求1增加了部件“漏斗”、“校平器”，并且相應(yīng)地增加了它們之間的連接關(guān)系，更加突出了“沉積器”、“校平器”、“能量束源”、“偏轉(zhuǎn)器”這些部件之間的連接和交互關(guān)系，增加了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特征，并且針對(duì)修改后的特征進(jìn)行說明，從而使得審查員能夠認(rèn)可技術(shù)方案是對(duì)產(chǎn)品的構(gòu)造的改進(jìn)，而不是對(duì)方法的改進(jìn)。

最終該實(shí)用新型獲得了授權(quán)。

五、總結(jié)

以上是筆者在實(shí)用新型保護(hù)客體的審查意見通知書答復(fù)方面的一些經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，總的來(lái)說，利用思路三和/或思路四，通常可以很多案件能夠通過意見陳述和/或修改的方式最終獲得授權(quán)。

但是，在撰寫申請(qǐng)文件的同時(shí)多加注意，規(guī)避純功能性限定而無(wú)構(gòu)造特征，在權(quán)利要求書中多強(qiáng)調(diào)硬件部分的組成和連接關(guān)系，包括硬件、軟件、功能模塊的構(gòu)成，硬件間的連接關(guān)系，軟件、功能模塊間的連接關(guān)系，計(jì)算機(jī)、通信領(lǐng)域?qū)π盘?hào)流向的限定所構(gòu)成的連接關(guān)系等等，盡量規(guī)避對(duì)方法特征的限定，才是減少此類審查意見通知書出現(xiàn)的概率、提高授權(quán)率的根本。